HERKENNINGSGRAAD KLEURMERK

Al herhaaldelijk is de vraag aan de orde geweest of een kleur een merk kan zijn. Orange heeft daarover geprocedeerd. We weten inmiddels dat een kleur van huis uit geen onderscheidend vermogen heeft. Wel kan een kleur onderscheidend vermogen krijgen door inburgering. In HvJ 19 juni 2014, C-217/13 en C-218/13, IEF 13958 (Oberbank, Santander/Deutsche Sparkasse) gaat het om de kleur rood:

logo

logo_SAN

oberbbank_logo

Rood is kennelijk een gewilde kleur voor een bank. De Deutsch Sparkasse heeft in 2002 gepoogd om de kleur als merk te laten inschrijven, maar het merk werd geweigerd omdat het geen onderscheidend vermogen had. Daartegen is Deutsche Sparkasse in beroep gegaan. Uiteindelijk, jaren later want zo gaat dat, is de zaak onder de Duitse rechter en kan Deutsche Sparkasse met een opinieonderzoek aantonen dat 70% van het publiek de kleur herkent. Is dat genoeg voor inburgering? En op welk moment moet inburgering eigenlijk aangetoond worden, bij aanvraag van het merk, of kan het ook daarna nog? En wie heeft de bewijslast ? Die vragen zijn door de Duitse rechter voorgelegd aan het Europese Hof.

 

Het HvJ oordeelt dat 70% op zichzelf niet genoeg is. De beoordeling hangt namelijk af van vele factoren, zoals marktaandeel, intensiteit, spreiding, duur, reclamebudget etc. Een enkel getal als inburgeringsgraad volstaat niet. Inburgering van het kleurmerk moet worden aangetoond op het moment van inschrijving door de aanvrager van het merk.

 

Helaas dus geen duidelijkheid aan de hand van een percentage, wat voor de praktijk handig zou zijn om meer rechtszekerheid te krijgen. De bewijslast rust op de aanvrager . Deutsche Bank had dus moeten aantonen in 2002 dat het merk was ingeburgerd, maar kon dat niet omdat het onderzoeksrapport van latere datum was. De andere banken werden niet belast met het bewijs dat er geen inburgering was op het moment van de aanvraag. Het opinieonderzoek met sprekende resultaten is dus geen aanleiding om de bewijslast om te draaien.