Normaal gebruik van Gemeenschapsmerk

In het vonnis van Rechtbank Den Haag 12 februari 2014 (EPP/Zobu) is uitgemaakt dat het Gemeenschapsmerk Euprax niet normaal is gebruikt door het Duitse EPP. In deze zaak worden de criteria toegepast die het Hof van Justitie EG heeft gegeven in de Onel/Omel zaak.

 

Een merk moet normaal worden gebruikt, anders kan na vijf jaar de nietigheid van het merk worden ingeroepen. Zo wordt voorkomen dat de merkregisters vollopen met merken die niet worden gebruikt. Een Benelux merk moet normaal worden gebruikt binnen de Benelux; een Gemeenschapsmerk moet normaal worden gebruikt binnen de Europese Gemeenschap.

 

Lang was het uitgangspunt dat gebruik in een enkele lidstaat al voldoende was voor gebruik in de Gemeenschap. In de zaak Onel/Omel heeft het Hof van Justitie EG bepaald dat niet alleen moet worden gekeken naar het territorium, maar vooral naar de markt.

 

Voor bepaalde producten is de markt verspreid over de hele Gemeenschap, voor andere producten is de markt beperkt tot slechts een aantal landen. In de juridische literatuur zijn voorbeelden bedacht van dergelijke beperkte markten, zoals de markt voor schaatsen, of advies op het gebied van dijkbewaking. Deze wat ludieke voorbeelden geven aan dat de afbakening van de markt cruciaal is voor de vraag welke impact het Onel/Omel-arrest in de praktijk heeft.

 

Op diverse congressen en seminars is de afgelopen paar jaar discussie gevoerd over de vraag hoe het Onel/Omel arrest moet worden toegepast. Er zijn namelijk heel veel Gemeenschapsmerken die slechts in een of twee landen worden gebruikt. Kunnen al die merken dan nietig worden verklaard? In de discussie zijn twee groepen te onderscheiden: degenen die denken dat het allemaal wel mee zal vallen, en degenen die een grotere rol zien voor de nationale (en Benelux) merken omdat veel Gemeenschapsmerken niet normaal zijn gebruikt binnen de Europese Gemeenschap.

 

In de zaal Zobu/EPP ging het om diensten van een belastingadvieskantoor in Munchen die met een beroep op haar Gemeenschapsmerk Euprax een verbod eiste tegen Zobu die houdster was van een jonger Benelux merk Euprax. Vaststond dat EPP het Gemeenschapsmerk alleen in Duitsland had gebruikt. De markt voor belastingadvies is niet beperkt tot slechts een gedeelte van de Europese Gemeenschap. De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van normaal gebruik van het Gemeenschapsmerk. De op basis van het Gemeenschapsmerk gevorderde verbod wordt afgewezen.

 

Deze uitspraak bevestigt mijns inziens dat het arrest Onel/Omel weldegelijk vergaande consequenties heeft voor de praktijk. Het was aantrekkelijk om met depot van een Gemeenschapsmerk bescherming te krijgen in de hele Europese Gemeenschap voor een relatief laag bedrag. Voor een bedrijf dat verwacht om de komende vijf jaar ook in het buitenland producten of diensten aan te bieden was het Gemeenschapsmerk goedkoper dan het doen van een aantal nationale depots. Uitgangspunt daarbij was dat gebruik in een enkel land al voldoende was voor instandhouding van het Gemeenschapsmerk. Dat uitgangspunt moet echter worden verlaten.

 

Het lijkt verstandig om een Gemeenschapsmerk dat niet voldoet aan de criteria voor normaal gebruik in de Europese Gemeenschap te converteren naar een nationale (of Benelux) merkinschrijving.

 

Zie een samenvatting op IE Forum.